摘 要：适用《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定对“在先作品名称”“在先角色名称”等权益进行?；な?#xff0c;通常需考虑以下因素：作品是否在著作权?；て谙拗?#xff1b;作品名称、角色名称是否具有较高知名度；作品名称、角色名称与诉争商标标志的近似程度；诉争商标核定使用的商品或者服务与作品、角色及其衍生产品的类似程度或关联程度；将作品名称、角色名称作为商标使用是否容易使相关公众误认为其获得了作品权利人的许可或者与权利人存在特定联系，以及诉争商标申请人主观恶意等，进而平衡个人合法权益与社会公众对社会公共文化资源合理利用的权益。

关键词：商标权无效宣告 在先作品名称 司法适用

一、案情
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第53811576号“赘婿”商标（下称诉争商标）由义乌市佐某贸易有限公司（下称佐某公司）于2021年2月23日提出注册申请，核定使用在第29类“肉；鱼（非活）；水产罐头；以果蔬为主的零食小吃；腌制蔬菜”等商品上。

上海阅某信息技术有限公司（下称阅某公司）于2022年7月7日针对诉争商标向国家知识产权局提出无效宣告申请。国家知识产权局于2023年10月9日作出商评字〔2023〕第283183号《关于第53811576号“赘婿”商标无效宣告请求裁定书》（下称被诉裁定）。

被诉裁定认定 : 诉争商标的注册申请未违反《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第三十二条，第四条，第十条第一款第（七）项、第（八）项，第四十四条第一款等规定。国家知识产权局裁定：诉争商标予以维持。

阅某公司不服，于法定期限内向北京知识产权法院提起诉讼。

二、审判

北京知识产权法院经审理认为，愤怒的香蕉（笔名）创作的小说《赘婿》于2011年5月发表，电视剧《赘婿》于2021年2月14 日首播。虽然在案证据显示电视剧《赘婿》播出后，小说《赘婿》阅读量倍增，电视剧《赘婿》的播放量、粉丝量、讨论度都持续增长，但在案证据仍不足以证明诉争商标申请注册日之前，上述作品所累积的知名度和影响力，足以使该作品名称或作品中相关人物形象能超出作品本身，覆盖到特定商品或服务。同时，“赘婿”并非臆造词，普通消费者易将其理解为就婚、定居到女家的男子?？悸且陨弦蛩?#xff0c;在案证据尚不足以证明在诉争商标申请注册之前，诉争商标使用在其核定商品上容导致知晓“赘婿”作品的相关公众误认为该商品的来源与阅某公司具有特定商业联系，进而挤占阅某公司应享有的市场优势地位和交易机会。综上，诉争商标的申请注册未损害“赘婿”作品相关权益，未构成《商标法》第三十二条所指“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的情形。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回阅某公司的诉讼请求。[1]

阅某公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院经审理认为，虽然以“赘婿”命名的小说、电视剧在诉争商标申请日之前已具有一定知名度，但是在案证据并不能证明“赘婿”的作品名称已与“肉；鱼（非活）”等商品的商业主体或商业行为相结合，并据此使阅某公司在“肉；鱼（非活）”等商品上获得了商业价值和交易机会。同时，“赘婿”系固有常用词汇，《赘婿》小说、电视剧作品的知名度尚不足使“赘婿”在诉争商标申请日之前已获得明显区别于其固有含义的第二含义，以使其获得与该固有词汇明显区分的显著性，并与阅某公司建立了稳定的对应关系。诉争商标核定使用在“肉；鱼（非活）”等商品上，与《赘婿》电视剧、小说等的覆盖范围差距较大，在案证据尚不足以证明“赘婿”作为作品名称已经形成了《商标法》第三十二条前半段所?；さ脑谙热ㄒ?#xff0c;故诉争商标的注册和使用不易使相关公众认为其经过作品权利人的许可或者与其存在特定联系，从而产生混淆，并对本属于《赘婿》作品名称的知名度和影响力产生的商业价值和交易机会造成损害。因此，诉争商标的注册未违反《商标法》第三十二条所指“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”情形。

北京市高级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。[2]

三、重点评析
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《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。其中，“在先权利”不仅包括现行法律已有明确规定的在先法定权利，也包括根据其他法律规定应予保护的合法权益。

当作品名称或作品中的人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于作品本身，而是与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，使相关公众将其对于作品的认知与情感投射于作品名称或作品人物名称之上，并对与其结合的商品或服务产生移情作用，进而使权利人据此获得作品发行以外的商业价值与交易机会时，则该作品名称或作品中的角色形象及其名称可构成适用《商标法》第三十二条“在先权利”予以保护的在先“商品化权益”。如将上述知名作品名称或知名作品角色形象及其名称排斥在受法律?；さ拿袷氯ㄒ嬷?#xff0c;允许其他经营者随意将他人知名作品名称、知名作品角色形象及其名称等作为自己商品或服务的标志注册为商标，藉此快速占领市场、获取消费者认同，不仅助长其他经营者“搭车”抢注商标的行为，而且会损害正常的市场竞争秩序，与商标法的立法目的相违背。将知名作品名称、知名作品角色形象及其名称作为民事权益予以?；?#xff0c;将鼓励智慧成果的创作激情与财产投入，促进文化和科学事业的发展与繁荣，符合相关法律规定及知识产权司法?；さ谋疽狻?/p>

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款[3] 的规定，判断作品名称、角色名称能否成为《商标法》第三十二条保护的合法权益，可以综合考虑如下因素：1. 作品是否在著作权?；て谙拗?#xff1b;2. 作品名称、角色名称是否具有较高知名度；3. 作品名称、角色名称与诉争商标标志的近似程度；4. 诉争商标核定使用的商品或者服务与作品、角色及其衍生产品的类似程度或关联程度；5. 将作品名称、角色名称作为商标使用是否容易使相关公众误认为其获得了作品权利人的许可或者与权利人存在特定联系。

（一）作品是否在著作权?；て谙拗?

已超过著作权保护期限的，当事人主张对作品名称、虚拟角色名称、道具名称等予以?；さ?#xff0c;一般不予支持。对于在先文字作品著作权?；て谝丫炻?#xff0c;但涉案作品为改编在先文字作品形成的视听作品，如当事人能够举证证明诉争商标申请日前，在后视听作品及其名称、虚拟角色名称、道具名称等已经具有较高知名度，且其为该作品的知名度实际进行了商业投入的，可结合诉争商标申请人主观状态、诉争商标的注册使用是否将导致相关公众的混淆误认等情形，对在后视听作品名称、角色名称予以?；ぁ?/p>

（二）作品名称、角色名称是否具有较高知名度?

作品名称或者角色名称因不能脱离作品整体而单独成为作品，一般不受著作权法?；?#xff0c;但如其具有较高商业价值，能够使相关公众将其对于作品的认知与情感投射于作品名称或角色名称之上，并对与其结合的商品或服务产生移情作用的，可予以?；?。通常而言，涉案作品在诉争商标申请日前的发行量、所获荣誉、阅读排名、点击下载量、票房收入、宣传报道等证据，均可用于证明该作品及其名称、角色名称、道具名称的知名度。在“小猪佩奇”商标权无效宣告行政纠纷一案[4]中，二审法院认为，《小猪佩奇（Peppa Pig）》动画作品于2004年在其所属国首播，2015年引入我国境内，在中央电视台少儿频道持续播放至2018年5月，并通过优酷网、爱奇艺、乐视网、腾讯视频等多家视频平台持续、大量地点播播放，相关报纸、杂志、网站等亦对该动画作品进行了大量宣传报道，构成《商标法》第三十二条所?；さ脑谙茸髌访坪徒巧迫ㄒ?。本案中，诉争商标于2021年2月23日申请，小说《赘婿》于2011年5 月发表，电视剧《赘婿》于2021年2月14日首播，虽然电视剧播出后的小说《赘婿》阅读量、电视剧《赘婿》的播放量、粉丝量、讨论度等数据持续增长，但诉争商标申请日与电视剧首播日仅相差十余日，因此，在案证据不足以证明诉争商标申请日之前，上述作品所累积的知名度和影响力足以使作品名称超出作品本身，使《赘婿》作品名称与阅某公司形成稳定对应关系。

（三）作品名称、角色名称与诉争商标标志的近似程度?

诉争商标标志与涉案作品名称、角色名称、道具名称等在构成要素、呼叫、含义等方面应相同或者基本相同。在“小羊肖恩 SHAUNTHESHEEP及图”商标无效宣告行政纠纷一案[5]中，二审法院认为，诉争商标虽为图文组合商标，但其文字“小羊肖恩 SHAUNTHESHEEP”为显著识别部分，该标志与《小羊肖恩》的作品名称及角色名称完全相同。在《小羊肖恩》在先具有较高知名度的情况下，若诉争商标使用在其核定商品上，易使相关公众认为该商品来源于阿某曼公司或者与其具有一定的关联性，产生混淆或误认。在“英雄蜘蛛侠”商标不予注册复审行政纠纷一案[6]中，二审法院认为，诉争商标“英雄蜘蛛侠”完整包含“蜘蛛侠”（“SPIDER-MAN”的中文译文），在此情况下，若将该商标核定使用在第25类的商品上，易使相关公众认为前述商品系“蜘蛛侠”知名电影及漫画角色的衍生产品，进而损害奇某公司就“蜘蛛侠”知名电影及漫画角色名称享有的在先权益。

（四）诉争商标核定使用的商品或者服务与作品、角色及其衍生产品的类似程度或关联程度?

诉争商标核定使用的商品应属于作品名称、角色名称、道具名称等知名度所及的范围，容易导致涉案作品相关公众误认为该商品来源与在先权利人具有特定商业联系。在“甲壳虫”商标异议复审行政纠纷一案[7]中，二审法院认为，诉争商标指定使用的商品“钱包；书包；背包”等属于日常消费品，如知名乐队等一般会在上述商品上标注其名称，作为纪念品等进行销售。本案所主张的“商品化权益”可以延及上述商品。在“面包超人”商标权无效宣告请求行政纠纷一案[8]中，二审法院认为，诉争商标核定使用的“浴液；痱子粉；爽身粉”等商品属于日常用品，与涉案作品的受众对象具有较大重叠和较强关联。在“鹿鼎记”商标权无效宣告请求行政纠纷一案[9]中，二审法院认为，诉争商标核定使用的“豆类饮料；植物饮料；果汁”等商品属于《鹿鼎记》作品知名度所及的范围。此外，若诉争商标的申请注册足以影响相关公众对其指定使用的商品或服务来源的识别，或影响其判断相关商品或服务品质的认可、信誉的保证等，可以根据涉案作品的知名度及实际的利益要素的影响范围进行保护。本案中，在案证据不能证明《赘婿》的作品名称已与诉争商标核定使用的“肉；鱼（非活）”等商品的商业主体或商业行为相结合，并据此使阅某公司在“肉；鱼（非活）”等商品上获得了商业价值和交易机会。

（五）将作品名称、角色名称作为商标使用是否容易使相关公众误认为其获得了作品权利人的许可或者与权利人存在特定联系?

商标的功能之一在于降低消费者的搜寻成本，若不禁止其他经营者随意将他人知名作品名称、角色形象及其名称等作为自己商品或服务的标志注册为商标，将使相关公众因对知名作品的知悉和喜爱激发的购买欲转嫁到关联商品之上，引起相关公众的混淆。因此，《商标法》第三十二条对于他人在先作品名称权益的?；と砸砸鹣喙毓诨煜赡苄晕浣诺?#xff0c;即易使相关公众认为商品来源于在先权利人或将商品与在先权利人之间产生联系。在“鹿鼎记”商标权无效宣告请求行政纠纷一案[10]中，二审法院认为，诉争商标的注册、使用容易导致相关公众误认为其经过《鹿鼎记》作品权利人的许可或者与其存在特定联系。在“葫芦兄弟 HULUXIONGDI”商标权无效宣告请求行政纠纷一案[11]中，二审法院认为，诉争商标的注册和使用，容易使相关公众误认为其获得了上海美某公司的授权许可，或者误认为使用诉争商标的商品提供者与其存在特定联系，进而不正当利用了上海美某公司《葫芦兄弟》作品的知名度和影响力，挤占了上海美某公司的商业价值和交易机会。

除上述因素之外，司法实践中，通常亦会对诉争商标申请人的主观恶意进行考量。一般情况下，鉴于在先作品的高知名度，诉争商标申请人作为相关公众应当知晓却申请注册与之相同或近似的商标，可以推定其主观上存在恶意；对于大量注册与他人具有较高知名度的作品名称、角色名称、道具名称等相同或者近似的商标，或者即使未存在大量申请注册情形，但在实际使用、宣传中存在攀附他人商誉，易使相关公众将商品与在先权利人之间产生联系的，也可认定存在主观恶意。

综上，认定作品名称和角色名称的?；ぬ跫头段?#xff0c;既要依法保护合法的在先权益，也要遵循慎重?；さ奶?#xff0c;在遏制不正当占用他人的经营成果的同时，避免损害社会公众对社会公共文化资源的正当使用[12]。

参考文献：

[1] 北京知识产权法院(2024)京73行初2273号行政判决书.?

[2]北京市高级人民法院(2024)京行终12355号行政判决书.?

[3]《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款规定:对于著作权?；て谙弈诘淖髌?如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度,将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系,当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持.?

[4]北京市高级人民法院(2022)京行终4921号行政判决书.?

[5]北京市高级人民法院(2020)京行终5194号行政判决书.?

[6]北京市高级人民法院(2024)京行终3740号行政判决书.?

[7]北京市高级人民法院(2015)高行知终字第752号行政判决书.?

[8]北京市高级人民法院(2023)京行终4662号行政判决书.?

[9]北京市高级人民法院(2021)京行终5199号行政判决书.?

[10]同[9].?

[11]北京市高级人民法院(2023)京行终63号行政判决书.?

[12]孔祥俊.作品名称和角色名称商品化权益的反思与重构——关于?；ふ毙院捅；ぢ肪兜氖抵し治鯷J].现代法学,2018,40(2):61.